上海邦捷科技有限公司与上海门普来新材料实业有限公司等侵犯商业秘密纠纷上诉案
唐青林
一、案件来源
上海市浦东新区人民法院(2003)浦民三(知)初字第9号、上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民五(知)终字第2号判决书。
二、案件要旨
根据员工侵犯企业的商业秘密的表现形式,可能存在着三种性质的行为,即违约行为、侵权行为及不正当竞争行为。当企业选择以侵权对其员工提起诉讼时,需明确该员工的行为是否符合法律规定的侵权行为的四个构成要件,并综合考虑举证责任的难易,或经济补偿的多少等问题。
三、基本案情
1999年5月,原告门普来公司完成ls-1涂料的研制,并将该产品投放市场。2001年2月,门普来公司的“高科牌ls-1涂料”被评为上海市高新技术成果转化项目。1997年6月起,被告金某进入原告门普来公司从事新型涂料研发工作。在生产中,金某具体负责开投料单工作,投料单上配料名称都用代号而不用实际的原料名称,投料单使用后收回,统一由总工程师保管。故在此过程中,金某掌握了ls-1涂料的配方和工艺。在2000年3月1日,门普来公司与金某签订了一份《劳动合同》,其附件《员工保密规定》第(一)条明确规定了“保密信息” 的具体内容,其中“技术性的”、“制作方法、配方”包括在内。
2001年5至6月,张某(邦捷公司原法定代表人)经介绍约请了金某,邀请金某到其即将厂里的邦捷公司工作,并许诺给金某以更好的待遇。同年6至7月间,金某向门普来公司请病假,开始为邦捷公司生产涂料做准备。6月15日,金某与利时装潢公司(由张某担任总经理)签订了劳动合同,但实际并未在该公司工作,而是为邦捷公司成立后生产涂料做筹备工作。7月2日,金某以需要学习和调养身体为由向原告提交了书面辞职报告。7月5日,邦捷公司正式注册成立,张某任该公司董事长、法定代表人。7月16日起,由金某投料并负责技术指导的邦捷公司产品gwz-1涂料开始投向市场。
8月16日,金某在交给门普来公司的承诺书上签名,其中约定自离职之日起3年内,金某不到生产与门普来公司类似产品的公司工作,亦不从事与在门普来公司在职期间的相关工作,遵公司的《保密规定》等,并约定若损害公司利益,将被追究违约的法律责任,并赔偿人民币2万元。随后金某正式办理了离职手续,移交了技术资料,但其却将记载有部分试验数据的笔记本及“ls-1试验情况汇总”带到了邦捷公司。后金某在邦捷公司任总工程师和科研开发部经理。
2002年4月,原告门普来公司向上海市浦东新区公安局报案称,金某、邦捷公司侵犯其技术秘密。浦东新区公安局开展了案前调查,将获取的邦捷公司产品与原告产品委托上海市化工产品质量监督检测中心进行检测,后又将检测结果及原告的技术资料交上海市科委组织专家进行鉴定。经鉴定,结论为:门普来公司研制的高科牌ls-1涂料的生产技术及配方中具有不为公众所知悉的内容,包含模数控制等三方面;邦捷公司生产的建科牌gwz-1涂料的配方、生产工艺流程等与门普来公司研制、生产的高科牌ls-1涂料的生产技术及配方基本相同,两者属相同产品。2002年7月23日,浦东新区公安局对该案进行立案侦查,7月25日、26日分别对金某、张某刑事拘留,8月31日对金某、张某取保候审。
2003年5月,浦东新区人民法院对邦捷公司、张某、金某侵犯商业秘密罪作出刑事判决,以邦捷公司犯侵犯商业秘密罪判处罚金人民币10万元,以犯侵犯商业秘密罪分别判处金某拘役四个月、罚金人民币1.5万元,判处张某拘役六个月、罚金人民币2万元。三被告不服一审判决,提出上诉。2003年12月3日,法院作出终审判决,因张某在二审期间有悔罪表现,故改判张某拘役六个月、缓刑六个月、罚金人民币2万元,其余均维持原判。
后门普来公司以金某、邦捷公司侵犯其商业秘密为由,向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。
四、法院审理
浦东新区人民法院认为,原告门普来公司经多年研制成功的ls-1涂料的技术及配方中含有不为公众所知悉的内容;该技术能提高涂料的使用性能,具有实用性和经济价值;且原告对该技术通过制定保密规定、与关键技术人员订立保密协议等方法,采取了保密措施。故法院确认原告ls-1涂料的技术、配方中与专家鉴定确认的三方面密点有关的内容,属于原告的商业秘密。
被告金某直接参与了原告ls-1涂料技术的研发,掌握了该涂料的技术及配方,在明知该技术属原告所有且其本人承担保密义务的情况下,仍接受邦捷公司邀请,在未正式离开原告之前就使用原告的技术为邦捷公司生产含有相同技术内容的产品,并在之后的一年内,使用该技术为邦捷公司生产了10万余公斤的侵权产品。其直接将原告的技术秘密使用于邦捷公司生产的产品,侵犯了原告的合法权益。邦捷公司明知金某来自原告处,在自己的公司未作技术投资的情况下,公司一成立就依靠金某生产出了gwz-1涂料。由此,可以认定邦捷公司主观上有使用原告技术的故意,客观上实际使用了原告的技术秘密,侵犯了原告的合法权益。据此,法院认为邦捷公司与金某的行为共同侵犯了原告的商业秘密,构成不正当竞争。故最后判决:被告金某、邦捷公司停止披露、使用或允许他人使用原告门普来公司的涉案商业技术秘密;二被告共同赔偿原告经济损失人民币 75万元(在判决生效后一个月内履行);并在判决生效后三十日内共同在报刊上刊登道歉启事。
判决后,邦捷公司不服,向上海市一中院提起上诉,上诉的主要理由是:上海市科委出具的鉴定报告存在相关程序问题;一审法院判决的经济赔偿数额有误等。请求二审法院撤销原判,驳回被上诉人门普来公司的诉讼请求。被上诉人金某辩称:其与门普来公司未签有保密协议;门普来公司的技术是公开可以查询到的;邦捷公司的产品是其在邦捷公司利用自己的技能开发出来的,和门普来公司的产品完全不一致,故应重新鉴定;判决的经济赔偿数额有误等,故被上诉人金某认为原审判决不公正,请求法院撤销原判。门普来公司则同意一审判决。
上海市一中院经审理后,确认被上诉人门普来公司研制的高科牌ls-1涂料的生产技术和配方中有关技术为其商业秘密;被上诉人金某的行为侵犯了门普来公司的商业秘密,其在承担刑事责任外,还应当承担相应的民事责任;上诉人邦捷公司在明知金某披露、使用了门普来公司商业秘密的情况下,仍依靠金某所掌握的门普来公司的技术生产与门普来公司相同的产品,上诉人的行为亦构成对被上诉人门普来公司商业秘密的侵犯,且与金某具有共同侵权的故意,应承担连带责任。对于被上诉人金某认为其与门普来公司未签过保密协议,门普来公司的技术是公开的等辩称,以及上诉人邦捷公司认为鉴定结论有误,应重新鉴定、法院对案件事实认识不清、一审判决的经济赔偿数额有误等上诉理由,因与事实不符,且无足够证据证明,法院不予采信。
综上所述,上海市第一中级人民法院作出了驳回上诉,维持原判的二审判决。
五、律师点评
根据员工侵犯企业的商业秘密的表现形式,可能存在着三种性质的行为,即违约行为、侵权行为及不正当竞争行为。有时,员工侵犯企业商业秘密的行为可能同时符合以上两种或三种行为的构成要件,这时候就存在着责任的竞合,如违约责任和侵权责任竞合的情形,由于二者的构成要件、归责原则、举证责任、时效、诉讼管辖等均不同,依据我国现行法律的相关规定,司法实践中允许受害人就上述两种请求权做出选择。本案中,门普来公司选择以侵权行为来对金某、邦捷公司提起诉讼。故我们也借此主要来谈一下当企业选择以侵权对其员工提起诉讼时的法律保护问题。
员工侵犯企业商业秘密的侵权行为与一般的民事侵权行为的构成要件相一致。包括:(1)侵权行为的存在。商业秘密属于企业的知识产权,员工不正当泄露、使用企业的商业秘密或做出任何侵害、破坏企业商业秘密的行为,即侵害了企业的民事权利;(2)损害事实的存在。由于员工对企业商业秘密的侵害,给企业造成了现实利益的损失,或使企业丧失了潜在的竞争优势;(3)侵权行为与损害事实之间存在因果关系。即员工侵犯企业商业秘密的行为与企业所受损失之间具有一定的因果关系;(4)行为人主观上有过错。即员工对于企业商业秘密的侵害行为具有主观上的过错,包括故意及过失。由于员工与企业间的商业秘密纠纷主要是基于保密义务和竞业禁止合同而产生的,在劳动者的违约行为同时侵犯了保护商业秘密的法律强制性规定时,即产生了违约责任与侵权责任的竞合。
在审理员工侵犯企业商业秘密是否构成侵权行为时,由于法院通常适用《民法通则》来对侵权案件进行审理,而《民法通则》针对民事侵权所作的是较为普遍性、概括性的规定,未对商业秘密的侵权行为确立具体的行为、执行标准,故很难以此来界定行为人的行为性质、侵权程度等。同时,由于侵权行为适用的是民法上“谁请求谁举证”及“过错责任”原则,故对商业秘密权利人的举证责任提出了较高的要求,在其无法提供相应的被侵权人侵害商业秘密的证据,及无法证明侵权人是否存在过错时,其主张很难被法院所支持。故在实务操作中,商业秘密侵权诉讼获胜者极少,大部分案件多以诉讼调解结案。
因此,在企业选择以侵权、违约或不正当竞争行为来对员工侵犯其商业秘密的行为提起告诉时,企业需对案件的实际情况、举证责任的难易、可获经济补偿的多少等诸多方面作综合考虑后,选择一个最佳的诉由。
编者注:本文摘自北京市安中律师事务所唐青林律师主编的《中国侵犯商业秘密案件百案类评》(中国法制出版社出版)。唐青林律师近年来办理了大量侵犯商业秘密的民事案件,为多起涉嫌侵犯商业秘密罪提供辩护,在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验,欢迎切磋交流,邮箱:lawyer3721@163.com,电话:13910169772。
最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)(摘要)
最高人民法院
最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)(摘要)
【编者按】
《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》全文共6万余字,现摘要刊登。报告全文将由中国法制出版社于近日出版。
2011年,最高人民法院知识产权审判庭全年共新收各类知识产权案件420件,比2010年增长34.19%。另有2010年旧存案件46件,2011全年共有各类在审案件466件,审结423件。2011年最高人民法院审理的知识产权和竞争案件呈现如下特点:专利商标行政案件增长迅猛,在全部案件中所占比重增加,尤其是专利商标授权确权案件增长明显,成为去年最显著的案件特点;因法律规定比较原则需要明确法律边界,给社会公众以具体指引的新类型、疑难案件依然居高不下;专利案件数量持续上升,涉案技术的含金量越来越高,发明专利案件和涉及医药、化工、通信等高新技术领域的案件明显增多;商业标识类案件尤其是商标案件比重增多,商标权人通过诉讼维护市场利益和划定行为界限的需求日益强烈;著作权案件中涉及软件、数据库、动漫等新兴产业领域的案件比重增加,诉争保护的新类型著作权客体不断涌现;不正当竞争案件中涉及网络技术、新型商业模式的不正当竞争纠纷以及商业秘密纠纷的比重增加。与上述案件特点相适应,最高人民法院在行使知识产权审判职能方面呈现出如下特点:对专利商标行政机关授权确权行为的司法审查日渐深入,司法裁判在专利商标授权确权标准的确定和把握方面发挥的作用日益凸显,司法保护知识产权的主导作用进一步发挥;在严格依法行使审判权的同时,重视知识产权司法政策在新型、疑难、复杂案件法律适用中的导向作用,确保法律适用正确方向;依托和凝聚社会共识,明晰法律含义和明确法律边界,维护知识产权法律适用统一;在加大知识产权保护力度的同时,更加注重利益平衡,积极促进知识产权利益各方共同受益和均衡发展。
最高人民法院从2011年审结的知识产权案件中精选出34件典型案件,归纳出44个具有普遍指导意义的法律适用问题,形成本年度报告并予以发布。每年定期发布的知识产权案件年度报告,已经成为最高人民法院指导知识产权审判工作的重要载体和社会公众了解最高人民法院知识产权审判发展动态的重要渠道,并日益受到社会的普遍关注和有关方面的高度重视。案件年度报告在明晰法律规则、指导审判实践、统一法律适用方面的作用和意义也越来越大。同时仍需说明,虽然本年度报告归纳的法律适用标准和方法具有一定普遍意义,但由于其是最高人民法院在具体案件裁判中针对新型、复杂、疑难问题形成的认识,具有较强的个案性和探索性。而且,随着对有关问题认识的深入和经济社会文化的发展,相关法律适用标准和方法也可能会随之发生调整和变化。最高人民法院将根据我国经济社会文化发展的新要求和人民群众对知识产权司法保护的新期待,进一步充分发挥知识产权审判职能作用,依法公正高效审理案件,切实有效回应社会司法需求,不断提升知识产权司法的权威性和公信力,努力开创知识产权司法保护新局面。
一、专利案件审判
(一)专利民事案件审判
1.专利说明书及附图的例示性描述对权利要求解释的作用
在徐永伟与华拓公司侵犯发明专利权纠纷案【(2011)民提字第64号】中,最高人民法院指出,运用说明书及附图解释权利要求时,由于实施例只是发明的例示,不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。
2.说明书对权利要求的用语无特别界定时应如何解释该用语的含义
在蓝鹰厂与罗士中侵犯实用新型专利权纠纷案【(2011)民提字第248号】中,最高人民法院认为,在专利说明书对权利要求的用语无特别界定时,一般应根据本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释,不能简单地将该用语的含义限缩为说明书给出的某一具体实施方式体现的内容。
3.母案申请对解释分案申请授权专利权利要求的作用
在邱则有与山东鲁班公司侵犯专利权纠纷案【(2011)民申字第1309号】中,最高人民法院认为,母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时,超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据。
4.被诉侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权
在张镇与金自豪公司、同升祥鞋店侵犯实用新型专利权纠纷案【(2011)民申字第630号】中,最高人民法院认为,在被诉侵权技术方案缺少权利要求书中记载的一个以上技术特征的情况下,应当认定被诉侵权的技术方案没有落入专利权的保护范围。
5.先用权抗辩的审查与认定
在银涛公司与汉王公司、保赛公司侵犯专利权纠纷案【(2011)民申字第1490号】中,最高人民法院认为,先用权抗辩是否成立的关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备;药品生产批件是药品监管的行政审批事项,是否取得药品生产批件对先用权抗辩是否成立不产生影响。
6.区别于现有设计的设计特征对外观设计整体视觉效果的影响
在君豪公司与佳艺家具厂侵犯外观设计专利权纠纷案【(2011)民申字第1406号】中,最高人民法院认为,外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响;在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下,装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。
(二)专利行政案件审判
7.专利说明书中没有记载的技术内容对创造性判断的影响
在湘北威尔曼公司“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”专利无效行政案【(2011)行提字第8号】中,最高人民法院指出,专利申请人在申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容,是国务院专利行政部门审查专利的基础;专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。
8.药品研制、生产的相关规定对药品专利授权条件的影响
在前述湘北威尔曼公司“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”专利无效行政案中,最高人民法院指出,对于涉及药品的发明创造而言,在其符合专利法中规定的授权条件的前提下,即可授予专利权,无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。
9.专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的判断标准
在精工爱普生株式会社“墨盒”专利无效行政案【(2010)知行字第53号】中,最高人民法院认为,原说明书和权利要求书记载的范围应该包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容以及所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容;只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围;与上述内容相比,如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容,则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。
10.判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点
在曾关生“一种既可外用又可内服的矿物类中药”发明专利申请驳回复审行政纠纷案【(2011)知行字第54号】中,最高人民法院认为,在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。
11.专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式是否严格限于《专利审查指南》限定的三种方式
在先声公司“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利无效行政纠纷案【(2011)知行字第17号】中,最高人民法院认为,专利无效宣告程序中,权利要求书的修改在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。
12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系
在前述精工爱普生株式会社“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系。最高人民法院认为,专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系,又具有明显差异;在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制,不得扩大原专利的保护范围;发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内进行主动修改时,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,在修改原权利要求书时既可以扩大也可以缩小其请求保护的范围。
13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系
在前述精工爱普生株式会社“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为,禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用,但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制;在专利授权程序中,相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围,禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。
14.专利无效行政诉讼程序中人民法院可否依职权主动引入公知常识
在多棱钢业集团“一种钢砂生产方法”发明专利无效行政纠纷案【(2010)知行字第6号】中,最高人民法院认为,在专利无效行政诉讼程序中,法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上,依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性,并未改变无效宣告请求理由,有助于避免专利无效程序的循环往复,并不违反法定程序;法院在依职权主动引入公知常识时,应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。
15.外观设计相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握
在美的公司“风轮”外观设计专利权无效行政纠纷案【(2011)行提字第1号】中,最高人民法院认为,所谓整体观察、综合判断,是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别;在判断时,一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注,并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。
16.设计要素变化所伴随的技术效果的改变对外观设计整体视觉效果的影响
在前述美的公司“风轮”外观设计专利权无效行政纠纷案中,最高人民法院指出,仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,不应当通过外观设计专利权予以保护;一般消费者进行外观设计相近似判断时,主要关注外观设计的整体视觉效果的变化,不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。
二、商标案件审判
(一)商标民事案件审判
17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性
在齐鲁众合公司与南京太平南路营业部侵犯注册商标专用权纠纷案【(2011)民申字第222号】中,最高人民法院认为,商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础;判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时,应该考虑商标的显著性和知名度。
18.独家经营和使用的具有产品和品牌混合属性的商品名称不应认定为通用名称
在佛山合记公司与珠海香记公司侵犯注册商标专用权纠纷案【(2011)民提字第55号】中,最高人民法院认为,由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局,保持着产品和品牌混合属性的商品名称,仍具有指示商品来源的意义,不能认定为通用名称。
(二)商标行政案件审判
19.含有描述性外国文字的商标的显著性的审查判断
在佳选公司“BEST BUY及图”商标驳回复审行政纠纷案【(2011)行提字第9号】中,最高人民法院认为,在审理商标授权确权行政案件时,应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断;如果商标标识中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。
20.含有描述性要素的商标的显著性的审查判断
在沩山茶叶公司“沩山牌及图”商标行政纠纷案【(2011)行提字第7号)】中,最高人民法院认为,含有描述性要素的商标的显著性的判定,应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著特征进行判断,不能因为商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性;对于使用时间较长,已经建立一定的市场声誉,相关公众能够以其识别商品来源,并不仅仅直接表示商品特点的商标,应认为其具有显著特征。
21.类似商品认定中对产品用途的考虑
在长康公司“加加JIAJIA”商标异议复审行政纠纷案【(2011)知行字第7号】中,最高人民法院认为,类似商品判断中考虑商品的用途时,应以其主要用途为主,如果产品的不同用途面对的是不同的消费对象,一般情况下应该以注意程度较低的消费者为准。
22.关联商品可视情纳入类似商品范围
在啄木鸟公司啄木鸟图形商标争议行政案【(2011)知行字第37号】中,最高人民法院认为,避免来源混淆是商品类似关系判断时需坚持的基本原则,如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存,容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系,应认定两商品构成类似商品。
23.《类似商品和服务区分表》对类似商品认定的作用
在前述啄木鸟公司啄木鸟图形商标争议行政案中,最高人民法院还阐述了《类似商品和服务区分表》对认定类似商品或者服务的作用。最高人民法院认为,《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考,但不能机械、简单地以《类似商品和服务区分表》为依据或标准,而应当更多地考虑实际因素,结合个案的情况进行认定。
24.商标是否驰名应根据案件具体情况及所涉商品特点等进行综合判断
在华夏长城公司“日产及图”商标争议行政纠纷案【(2011)知行字第45号】中,最高人民法院认为,商标是否驰名是对当事人提交的全部证据进行综合判断后得出的结论,不能孤立地看相关的证据,也不能机械地要求必须提供哪一类的证据,需根据案件具体情况、所涉及的商品特点等进行具体分析判断。
25.近似商标共存协议影响商标可注册性的审查判断
在山东良子公司“良子”商标争议行政纠纷案【(2011)知行字第50号】中,最高人民法院认为,当事人之间关于近似商标的共存协议影响商标可注册性的审查判断。
26.注册商标连续3年停止使用撤销制度中商业使用和合法使用的判断标准
在李道之“卡斯特”商标撤销复审行政纠纷案【(2010)知行字第55号】中,最高人民法院认为,只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标,且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定,则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务;有关注册商标使用的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定,并非商标法第四十四条第(四)项所要规范和调整的问题。
27.商标驳回复审程序和商标异议复审程序之间一事不再理原则的适用
在养生殿公司“六味地”商标异议复审行政纠纷案【(2011)知行字第53号】中,最高人民法院认为,商标驳回复审程序和商标异议复审程序在启动主体和救济目的方面均不相同,不能在两个程序之间机械适用一事不再理原则,剥夺引证商标权利人在异议阶段提出异议的权利。
28.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑阻碍申请商标注册的事实发生的新变化
在艾德文特公司“ADVENT”商标驳回复审行政纠纷案【(2011)行提字第14号】中,最高人民法院认为,在商标驳回复审行政纠纷案件中,如果引证商标在诉讼程序中因连续3年停止使用而被撤销,鉴于申请商标尚未完成注册,人民法院应根据情势变更原则,依据变化了的事实依法作出裁决。
29.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑证明申请商标使用情况的新证据
在前述佳选公司“BEST BUY及图”商标驳回复审行政纠纷案中,最高人民法院认为,在商标驳回复审行政诉讼中,对于当事人提交的关于申请商标使用情况的新证据应当予以考虑。
30.商标行政诉讼程序中对当事人提交的新证据的处理及类似商品的认定
在吴树填“富士寶FUSHIBAO及图”商标行政纠纷案【(2011)知行字第9号】中,最高人民法院认为,人民法院对于当事人在行政诉讼程序中提交的新证据并非一概不予采纳;人民法院可以根据案件具体情形,考虑新证据对当事人合法权益的影响及行政诉讼的救济价值,判令商标评审委员会在综合原有证据及新证据的基础上重新作出裁定。
三、著作权案件审判
31.本身并不表达某种思想的答题卡不构成著作权法意义上的作品
在陈建与万普公司侵犯著作权纠纷案【(2011)民申字第1129号】中,最高人民法院认为,本身并不表达某种思想的答题卡不构成著作权法意义上的作品。
四、竞争案件审判
32.构成国家秘密的商业秘密的秘密性认定
在高辛茂与一得阁公司、传人公司侵犯商业秘密纠纷案【(2011)民监字第414号】中,最高人民法院认为,国家秘密中的信息由于关系国家安全和利益,是处于尚未公开或者依照有关规定不应当公开的内容;属于国家秘密的信息在解密前,应当认定为该信息不为公众所知悉。
33.作为商业秘密的整体信息是否为公众所知悉的认定
在前述高辛茂与一得阁公司、传人公司侵犯商业秘密纠纷案中,最高人民法院认为,在能够带来竞争优势的技术信息或经营信息是一种整体信息的情况下,不能将其各个部分与整体割裂开来,简单地以部分信息被公开就认为该整体信息已为公众所知悉。
34.单纯的竞业限制约定能否构成作为商业秘密保护条件的保密措施
在富日公司与黄子瑜、萨菲亚公司侵犯商业秘密纠纷案【(2011)民申字第122号】中,最高人民法院认为,符合反不正当竞争法第十条规定的保密措施应当表明权利人保密的主观愿望,明确作为商业秘密保护的信息的范围,使义务人能够知悉权利人的保密愿望及保密客体,并在正常情况下足以防止涉密信息泄漏;单纯的竞业限制约定,如果没有明确用人单位保密的主观愿望和作为商业秘密保护的信息的范围,不能构成反不正当竞争法第十条规定的保密措施。
35.商业秘密侵权认定中对不正当手段的事实推定
在前述高辛茂与一得阁公司、传人公司侵犯商业秘密纠纷案案中,最高人民法院认为,当事人基于其工作职责完全具备掌握商业秘密信息的可能和条件,为他人生产与该商业秘密信息有关的产品,且不能举证证明该产品系独立研发,根据案件具体情况及日常生活经验,可以推定该当事人非法披露了其掌握的商业秘密。
36.具有描述性的商品名称构成知名商品特有名称的条件
在御生堂公司与康士源公司等擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案【(2011)民提字第60号】中,最高人民法院认为,对于本身具有描述商品功能和用途的商品名称,需要有证据证明其通过使用获得了区别商品来源的第二含义,才能构成知名商品的特有名称。
五、知识产权合同案件审判
37.技术合同所涉的产品或者服务需要行政审批和许可对技术合同效力的影响
在康力元公司等与奇力制药公司技术转让合同纠纷案【(2011)民提字第307号】中,最高人民法院认为,在技术合同纠纷案件中,当技术合同涉及的产品或服务依法须经行政部门审批或者行政许可,未经审批或者许可的,不影响当事人订立的相关技术合同的效力。
38.特许经营合同的定性与判断
在付玉平、李秀荣与谢金莲、曹火珠、名嘴公司特许经营合同纠纷案【(2011)民申字第1262号】中,最高人民法院认为,判断当事人之间的合同是否属于特许经营合同,不应单纯以合同的名称是否包含“特许经营”等关键词加以判断,而应根据合同内容是否符合特许经营的内涵与法律特征来进行综合判断。
六、关于知识产权侵权责任承担
39.专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售行为的民事责任
在斯瑞曼公司与坑梓自来水公司、康泰蓝公司侵犯发明专利权纠纷案【(2011)民提字第259号】中,最高人民法院认为,在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,专利权人无权禁止;在销售者、使用者提供了合法来源的情况下,销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。
七、关于知识产权诉讼证据与程序
40.确认不侵犯知识产权之诉的受理条件
在北京天堂公司与南京烽火公司确认不侵犯著作权纠纷管辖权异议案【(2011)民提字第48号】中,最高人民法院认为,确认不侵犯专利权之外的其他确认不侵犯知识产权之诉是否具备法定条件,应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查;人民法院受理当事人提起的确认不侵权之诉,应以利害关系人受到警告,而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。
41.被诉侵权产品的出口装船交货地可否认定为侵权行为地
在凯赛材料公司与瀚霖技术公司等侵犯发明专利权纠纷管辖权异议案【(2011)民申字第1049号】中,最高人民法院认为,通过FOB和CIF价格条件出口销售被诉依照本案专利方法直接获得的产品,该产品的装船交货地属于销售行为实施地。
42.对原审诉讼期间仍在持续的侵权行为的处理
在前述徐永伟与华拓公司侵犯发明专利权纠纷案中,最高人民法院还明确了对原审诉讼期间仍在持续的侵权行为的处理。最高人民法院认为,当事人以侵权行为在原审诉讼期间仍在持续为由提出增加损害赔偿数额,属于对一审诉讼请求的增加,原告可就该行为另行起诉;原告为调查此期间的侵权行为而支出的费用,不在本案处理之列。
43.无独立请求权的第三人在诉讼程序中是否有权申请鉴定
在瓦房店市玉米原种场与赵劲霖、奥瑞金公司等植物新品种权权属纠纷案【(2011)民申字第10号】中,最高人民法院认为,根据案件需要,无独立请求权的第三人可以申请委托对植物新品种的同一性进行司法鉴定。
44.鉴定材料取样时未通知当事人到场是否构成鉴定程序违法
在前述瓦房店市玉米原种场与赵劲霖、奥瑞金公司等植物新品种权权属纠纷案中,最高人民法院认为,不能基于鉴定检材取样时没有通知当事人到场而当然认定鉴定程序违法。